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Umberto Cerqueti – Diritto D’Autore o Brevetto per il tuo software? Facciamo chiarezza.

Negli ultimi mesi, diversi nostri clienti hanno chiesto il nostro parere circa cosa sia meglio fare quando si ha la proprietà intellettuale di un software di propria produzione e lo si vuole tutelare dal punto di vista legale. Le vie sono essenzialmente e principalmente due, vale a dire il diritto d’autore ed il brevetto. In questo articolo cercherò di far luce circa le attuali regolazioni, le differenze tra diritto d’autore e brevetto e cosa conviene fare a seconda delle circostanze.

Il Software

  • Il software è costituito da un insieme di informazioni memorizzate su un supporto informatico (hardware) ed utilizzate da un sistema informatico per eseguire determinate operazioni.

Il programma consiste invece in una serie di istruzioni che vengono fornite alla macchina perché esegua una funzione o risolva un determinato problema.

Il programma è un oggetto del software ed è ciò che viene eseguito quando si accende un supporto informatico, ad esempio un computer. Altri oggetti del software possono essere i dati, le librerie che sono una sorta di “accessori” del programma ma che, a differenza di quello, non vengono eseguite.

Il programma consiste quindi in una serie di istruzioni che sono a loro volta la scrittura in un linguaggio di programmazione scelto di un algoritmo.

Il software è quindi qualcosa di più articolato e strutturato rispetto al programma ma spesso viene usato come suo sinonimo.

L’algoritmo è invece un procedimento che risolve un problema attraverso una serie finita di passi ognuno dei quali è elementare nel senso che non può essere scomposto in altri passi. Un algoritmo può evidentemente essere tradotto in molti modi diversi e quindi dare origine a programmi diversi che risolvono tutti lo stesso problema con lo stesso metodo.

La tutela che viene riconosciuta al software può essere quindi molto diversa a seconda dell’oggetto che si vuole proteggere.

La scelta di proteggere il software in base alla legge sul diritto d’autore ha ragioni sostanzialmente economiche e, come vedremo tra poco, non è affatto escluso che il software possa essere brevettato anche se non vi sono norme che lo prevedono espressamente.

Il termine software inteso come istruzioni impartite ad un computer viene usato per la prima volta nel 1958 dallo statistico americano John Wilder Turkey.

In quegli anni al software non si dava molto interesse. Le imprese capitalizzavano piuttosto sull’hardware, sui computer, che eseguivano le operazioni.

Le istruzioni impartite ai computer variavano da dispositivo a dispositivo ed il programma era realizzato “ad hoc” in base alle specifiche esigenze per cui non si riteneva avesse un particolare valore commerciale.

Intorno agli anni Settanta si comincia invece a capire che il software è molto importante ed è uno strumento fondamentale nell’aumento della velocità di elaborazione al punto da rappresentare una minaccia all’aumento di velocità consentito dall’hardware (seconda legge di Moore).

In quegli anni inizia il dibattito giuridico sulla natura del software e quindi sulla sua forma di protezione. Alcuni sostenevano che avesse una natura tecnica e potesse essere protetto come un’invenzione, altri che fosse una forma particolare di scrittura.

Fu questa seconda soluzione ad avere la meglio, più per ragioni politiche che sostanziali. Si temeva infatti che la protezione offerta dal brevetto fosse troppo forte e potesse ostacolare la competizione.

Così con il Computer software Amendment Act del 1980 fu emendato il Copyright Act degli Stati Uniti ed incluso il software come opera protetta.

A questo orientamento aderirono successivamente alcuni stati europei come la Gran Bretagna e la Francia fino ad arrivare alla Direttiva Europea 91/250/CEE che ha introdotto a livello comunitario il software tra i beni tutelabili dal diritto d’autore.

Il software è espressamente tutelato dalla legge sul diritto d’autore.

Come stabilito dal Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518, che ha attuato la Direttiva Europea 91/250/CEE, l’art. 2 include nell’elenco delle opere protette:

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”;

La legge sul diritto di autore protegge i programmi considerandoli sostanzialmente dei testi letterari.

Il diritto d’autore protegge il codice del programma ma è comunque una buona tutela, facilmente richiamabile in giudizio nel caso in cui vi sia una copia letterale, anche parziale, del codice.

Viene tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

La tutela viene estesa ai lavori preparatori che comprendono i diagrammi di flusso che esprimono le idee ed i principi che stanno alla loro base senza tuttavia tutelare le idee “in sé”.

È solo la forma espressiva che trova protezione. Lo stesso dicasi per l’interfaccia che viene considerata nel suo insieme dal punto di vista dell’utilità e della tecnica informatica. Se nell’interfaccia sono inserite immagini in movimento o altre creazioni esse dovranno essere protette autonomamente in base alle norme generali della legge sul diritto d’autore.

Quali sono i diritti dell’autore

Ai sensi dell’art. 64-bis, il titolare di un programma per elaboratore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

Riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;

Modificazione – la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, oltre alla traduzione e all’adattamento;

Distribuzione – qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Anche per i programmi, come per le altre opere protette dal diritto d’autore, esiste il principio dell’esaurimento.

Pertanto, la prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

La regola generale è che titolare del diritto d’autore, e quindi anche del diritto d’autore sul software, è colui che lo ha creato.

Autore può essere solo la persona fisica, o il gruppo di persone, che hanno materialmente creato il programma e mai una società o un’impresa che può comunque acquistarne i diritti.

Si distinguono in 2 tipi: i diritti morali dai diritti economici.

  • Il diritto morale consiste nel diritto di essere riconosciuto autore di un programma e si tratta di un diritto che non può essere ceduto o trasferito.
  • I diritti economici consistono invece nella facoltà di potere utilizzare in esclusiva un software e possono essere ceduti dietro compenso o gratuitamente.

Ci sono però alcuni casi in cui l’autore del programma non diventa titolare del programma a causa del tipo di rapporto che ha dato origine al programma stesso.

Software realizzati da lavoratore dipendente o su commissione

Il software realizzato da un lavoratore dipendente diventa di proprietà del datore di lavoro (art. 12-bis LA), salvo patto contrario. Anche il software realizzato per conto di una Pubblica Amministrazione diventa di proprietà di quest’ultima (art. 11 LA).

Nel caso invece in cui il software sia stato realizzato su commissione la legge non disciplina espressamente chi sia il titolare dei diritti economici sul programma che verrà realizzato per cui è buona regola disciplinare questo aspetto contrattualmente.

Ci sono alcune attività che il titolare del programma non può impedire o limitare. In particolare, il titolare non può impedire:

  • le attività che sono necessarie per l’uso del programma per la sua destinazione da parte del legittimo acquirente;
  • la realizzazione di una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso;
  • a chi ha diritto di usare il programma di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire (art. 64-ter).

Inoltre, l’autorizzazione del titolare non è richiesta quando la riproduzione del programma e la sua traduzione siano indispensabili per conseguire l’interoperabilità con altri programmi alle condizioni previste dall’art. 64-quater LA.

Se in un contratto venissero inserite clausole che non rispettano quanto sopra, queste clausole sarebbero nulle.

Il diritto d’autore sul programma, al pari delle altre opere protette dalla legge sul diritto d’autore, dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

In caso di cessione dei diritti economici la durata si calcolerà sempre tenendo conto della vita dell’autore indipendentemente da chi sia l’acquirente.

Il software è protetto in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito.

La normativa europea è armonizzata ma possono esserci differenze applicative che devono essere valutate caso per caso.

Maggiormente dicasi per gli stati extraeuropei. Anche se il riconoscimento della tutela del software è riconosciuto in moltissimi stati è comunque opportuno esaminare in concreto volta per volta la normativa locale.

I diritti sul software, come per tutte le opere protette dal diritto d’autore, sorge in via originaria con la creazione dell’opera.

Non è quindi necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece, in materia di brevetti e marchi.

Dimostrare la paternità

Tuttavia, depositare un’opera presso gli uffici competenti presenta l’indubbio vantaggio di fornire all’autore prova certa della data di creazione di un determinato lavoro, utile anche per la richiesta di risarcimento danni in caso di plagio.

Nel Registro Pubblico del Software possono essere registrati i programmi già pubblicati.

Per procedere occorre predisporre un’apposita domanda nella quale devono essere indicati i dati del titolare, dell’autore, il luogo e la data di pubblicazione, il titolo e la descrizione del programma.

Si deve poi indicare se il programma è di base o applicativo, ed il genere di programma (di scrittura, compilatore, di utilità, giochi, database, di comunicazione, ecc.), il tipo di hardware, il sistema e l’ambiente operativo, il linguaggio.

Del programma deve essere fornito un esemplare su supporto ottico, normalmente CD-ROM, che dovrà essere firmato.

Il deposito, una volta effettuato, non deve essere rinnovato.

Nel caso in cui il programma abbia delle implementazioni future, anche le nuove versioni del programma dovranno essere registrate.

Se il programma, invece, non è ancora pubblicato si potrà procedere a depositarlo come opera inedita presso la SIAE.

Per effettuare il deposito è necessario compilare un’apposita domanda ed allegare il programma copiato su un supporto magnetico.

Tale copia, accompagnata da una dichiarazione di paternità, viene conservato dalla SIAE in busta chiusa e custodito senza renderlo accessibile al pubblico. Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.

Il Diritto d’Autore

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi, per ottenere il diritto d’autore non è obbligatorio alcun tipo di deposito, essendo sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.

A questo proposito, proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, in questo caso un’opera che rientri nella categoria “programma per elaboratore”.

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato.

Pertanto, se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

La semplice generica registrazione non ci da protezione totale in quanto, come è noto, il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno con la conseguenza che, prima ancora di verificare se un’opera costituisce plagio di un’altra, deve verificarsi che la seconda sia in possesso dei requisiti per usufruire della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, della sua attitudine ad essere considerata autonomo apporto creativo e pertanto opera tutelata ai sensi della legge sul diritto d’autore, sia sotto il profilo della novità.

L’unica tutela prevista espressamente per il software è quella stabilita dal diritto d’autore?

Alcuni ritengono che la protezione offerta dal diritto d’autore sia sufficiente e temono che una protezione più ampia, quale quella che si potrebbe avere con un brevetto rischi di limitare la concorrenza.

Altri ritengono invece che la protezione del diritto d’autore sia troppo debole e non tuteli gli investimenti che le imprese fanno per sviluppare nuovi programmi. In particolare, il rischio maggiore è rappresentato dal c.d. “reverse engineering” attraverso il quale sviluppatori possono risalire da un programma al suo diagramma di flusso per poi crearne uno del tutto nuovo che però svolge esattamente le stesse funzioni, con ciò danneggiando il primo sviluppatore.

Nel corso degli anni molti uffici nazionali hanno affrontato il problema della brevettabilità del software con esiti diversi.

La situazione in Europa

In Europa non esiste una legge che consenta espressamente di brevettare le invenzioni di software ma sempre più spesso vengono concessi brevetti che abbiano ad oggetto programmi per elaboratore.

La Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 52), così come il Codice della Proprietà Industriale italiano (art. 45), escludono la brevettabilità del software solo se considerato “in quanto tale” (“as such”) ma non in modo assoluto.

Interpretando tale disposizione di legge si è giunti a riconoscere la possibilità di brevettare un software che abbia determinate caratteristiche.

In primo luogo, un software, come qualsiasi altra invenzione, per essere brevettato deve avere un “carattere tecnico”.

Deve quindi trattarsi di un software che si propone di risolvere un problema tecnico (ad esempio migliorare le prestazioni di frenata di un veicolo) ed offrire una soluzione che abbia elementi tecnici che consentono di ottenere un effetto tecnico (ad esempio l’ottimizzazione della frenata).

Il software può quindi rappresentare un elemento tecnico concreto, sotto forma di processore programmato, che interagisce con altri componenti di una macchina per controllarne certe funzionalità, diventando pertanto un mezzo tecnico che risolve un problema tecnico e come tale potendo essere brevettato.

Si è così stabilito che un software è brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina (T1173/97).

Si può brevettare ad esempio un programma che controlla e gestisce un forno in un impianto industriale, oppure un software che ottimizza la memoria interna di un computer.

Non si può brevettare un programma che esegue dei calcoli o un gestionale, invece, non sono normalmente brevettabili se si limitano a gestire ed elaborare delle informazioni senza produrre alcun effetto tecnico.

Il brevetto consente di tutelare le funzioni del software indipendentemente dal codice in cui è scritto e quindi garantisce una protezione maggiore rispetto al diritto d’autore.

La Registrazione di un Brevetto Internazionale

La domanda di brevetto internazionale deve essere presentata presso la WIPO (World Intellectual Property Organization), presso l’EPO (European Patent Office) oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’ufficio internazionale.

Solo i residenti o coloro che hanno nazionalità in uno dei paesi aderenti alla convezione PCT (Patent Cooperation Treaty) hanno diritto a depositare una domanda di brevetto Internazionale PCT.

Per depositare la domanda PCT occorre compilare una serie di moduli della WIPO in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore ed una serie di altre informazioni.

Nella domanda internazionale devono essere scelti gli stati in cui si vuole che la domanda abbia effetto anche se normalmente vengono indicati tutti in quanto il loro numero non incide sul costo del deposito.

Le lingue ufficiali del brevetto PCT dipendono dal Receiving Office (R.O.) ove si è autorizzati a depositare, dall’Ente di ricerca (I.S.A.) che può essere selezionato e dalle lingue di pubblicazione previste.

In questo caso, l’Ufficio Italiano accetta Inglese, Francese, Tedesco ed Italiano. A seconda dei casi potrebbe dunque essere richiesta una successiva traduzione del testo in modo tale che la domanda possa essere accettata e ricercata dalla I.S.A selezionata e successivamente pubblicata nella lingua di pubblicazione. Tale lingua sarà anche la lingua dell’intera procedura.

Ai moduli deve essere allegata la Descrizione con le Rivendicazioni ed i disegni tecnici.

La Descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’invenzione. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato.

La parte più importante del brevetto sono le “Rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene quale è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto, disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si deve pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca che variano in base alla lunghezza del testo ed al numero delle rivendicazioni. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Europeo Brevetti.

Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.